온라인 마케팅을 비롯한 다양한 광고 매체에 대한 소비자들의 노출이 노출의 양과 속도 모두의 측면에서 빠르게 증가하면서, 상표 #역혼동 (Reverse Confusion)으로 인한 #상표권 #침해 사례들이 대두되고 있습니다.
전통적인 의미에서 상표의 혼동 (Forward Confusion)은 후행 상표 사용자(Junior User)의 상품 출처를 선행 상표사용자 (First or Senior User)로 오인 또는 혼동하게 되는 것을 의미합니다.
하지만, 후행 사용자가 규모가 있는 기업 또는 유명인인 경우 사용자의 명성, 광고의 양과 빠른 전파 속도 등으로 인해 소비자들이 선행 상표 사용자의 상품 또는 서비스의 출처를 오히려 후행 사용자로 오인혼동하게 되는 경우가 발생하는데 이를 상표의 역혼동이라고 합니다.
예를 들어, 기존에 A라는 상표의 향수가 존재함에도 유명 연예인이 런칭한 동일 이름의 향수 브랜드 A가 해당 연예인의 인기와 광고에 힘입어 선행 사용자의 기존 향수 브랜드 A보다 더 유명해지는 경우가 이에 해당한다고 할 수 있습니다. 이 경우 소비자들은 향수 A를 해당 연예인과 연관된 것으로 인식하여, A의 출처를 혼동하게 됩니다. 최근 발생한 킴 카다시안 (Kim Kardashian)의 향수 브랜드 VIBES를 둘러싼 소송이 이와 매우 유사한 경우라고 할 수 있습니다.Vibes Media, LLC v. KKW Fragrance, LLC
[사례] Marketquest Group, Inc. v. BIC Corp., Case No. 15-55755 (9th Cir. 2017)
#Marketquest 는 홍보 판촉물을 제작 판매하는 회사로 선행 상표사용자로서 “All-in-One” 과 “The Write Choice”에 대한 상표권을 소유하고 있었습니다. 하지만, #BIC Corp 에서 펜 제품을 광고하면서 “The WRITE Pen Choice for 30 Years” 라는 문구와 “All-in-One” 이라는 문구를 사용하였고, 이에 대해 Marketquest 는 BIC Corp을 상대로 상표권 침해 소송을 제기하였으며, 이는 역혼동을 일으키는 경우라고 주장하였습니다.
해당 문구의 사용은 공정 사용 (Fair Use)에 해당한다는 BIC Corp의 주장을 인정해준 지방 법원의 판결과는 달리, 상위 법원인 항소 법원은 지방 법원의 판결을 뒤집으며 Marketquest의 침해 주장을 인정해 주었습니다.
항소 법원은 지역 법원의 판정에 몇 가지 오류가 있다고 보았는데, 가장 큰 이유로 지방법원은 먼저 혼동 가능성 (likelihood of confusion)에 대한 판단을 면밀히 진행했어야 하며, 공정사용에 대한 판단은 그 후에 진행해야 하는 것이 옳다고 보았습니다.
본 사건이 시사하는 바는 상표의 역혼동은 특별한 혼동 상황을 설명하는 용어일 뿐이며, 유사성으로 인한 상표 혼동에 포함된 개념이라는 것입니다. 다시 말해, #미국 #상표법의 사용우선주의에 따라 소비자들이 역혼동을 일으킨 상황이라고 해도, 상표권은 최초 사용자에게 있다는 기본 원칙에는 변함이 없으며, 이는 선사용자의 상표권은 상대방의 마케팅 규모나 시장 인지도에 관계 없이 보호된다는 것을 의미합니다.
상표권 보호를 위해서는 상표 침해가 의심되는 행위를 발견한 즉시 이를 상대방에게 알리는 것이 중요한데, 늦은 대응은 상대의 상표 사용을 인정 또는 자신의 상표권을 포기하는 행위로 해석될 수 있기 때문입니다. 때문에 상표권 소유자는 시장에서 자신의 상표가 침해 당하지 않는지 늘 감시해야할 필요가 있으며, 의심되는 행위를 발견한 즉시 전문가를 통해 침해 여부를 검토하고, 신속한 대응을 해야합니다.
#ACI변호사그룹 은 다양한 분야의 손님을 대리하여 상표권 침해 및 침해 방어 소송을 맡아왔습니다. 관련하여 궁금한 점은 언제든 저희 사무실로 문의해 주십시오.
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